Компания получила лицензию на программу и должна предоставлять права на нее своим клиентам. Если правообладатель разрешил такую цепочку, отношения с конечными пользователями можно оформить через «сублицензионный договор».
Сублицензия не дает посреднику больше прав, чем он сам получил по основной лицензии. Поэтому перед ее оформлением нужно проверить документы.
Сегодня разберем, кто вправе выдать сублицензию, зачем нужно согласие лицензиара и какие условия нельзя расширять.
О понятии
Итак, сублицензионный договор — это соглашение, по которому лицензиат разрешает третьему лицу использовать объект интеллектуальных прав. Получателя такого разрешения называют сублицензиатом.
Обращаясь к первоисточнику, конструкцию закрепляет статья 1238 ГК РФ. По ней лицензиат вправе предоставить право использования другому лицу при письменном согласии лицензиара. Кроме того, к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре, если закон не устанавливает иное.
Проще говоря, правообладатель разрешает использование лицензиату, а тот с его согласия передает часть полученных возможностей дальше.
Пример ситуации
Допустим, разработчик выдал IT-интегратору лицензию на программу и разрешил предоставлять права клиентам. Интегратор заключает с компанией сублицензионный договор, после чего она использует программу в установленных пределах.
Когда нужна сублицензия
Такой договор используют, когда лицензиат должен законно предоставить полученное право другому лицу. Например, эта модель распространена при продаже и внедрении программного обеспечения через посредников.
Однако сама лицензия еще не разрешает выдавать права дальше.
Даже если получателем будет дочерняя компания, для сублицензии нужно основание из статьи 1238 ГК РФ.
Кстати, если исходный договор предоставляет простую лицензию, ее границы мы отдельно разобрали в статье про неисключительную лицензию.
Зачем нужно согласие лицензиара
Главное условие — письменное согласие лицензиара. Без него лицензиат не получает предусмотренного статьей 1238 ГК РФ полномочия выдавать сублицензию.
Согласие можно включить в основной лицензионный договор либо оформить отдельным документом. Причем правообладатель вправе разрешить сублицензии без указания конкретного получателя или, наоборот, согласовать только определенного сублицензиата.
Пункт 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 позволяет ограничить согласие отдельными способами использования из тех, которые получил лицензиат. Кроме того, до заключения сублицензионного договора лицензиар может отозвать согласие с возмещением вызванных этим убытков.
Например, правообладатель разрешил партнеру предоставлять клиентам доступ к программе, но не разрешил ее переработку. В таком случае сублицензиат право на переработку получить не может.
Какие права можно передать
Сублицензия всегда остается внутри основной лицензии. Поэтому лицензиат сначала проверяет собственные права, а затем определяет объем прав сублицензиата.
Сопоставить нужно несколько границ:
- объект — сублицензия относится к тому же результату или средству индивидуализации;
- способы использования — передать можно только разрешенные действия;
- территорию — ее нельзя расширить за пределы основной лицензии;
- срок — сублицензия не может действовать дольше основного договора.
Например, если лицензиату разрешили показывать фильм только в России, он не сможет через сублицензию законно добавить Беларусь и Казахстан.
Формулировка «предоставляются все права» не снимает ограничения основной лицензии. Если у лицензиата конкретного права нет, передать его сублицензиату он тоже не может.
Что указать в договоре
Поскольку к сублицензии применяются правила о лицензионном договоре, прежде всего нужно определить объект и способы его использования.
Проверку можно провести по шагам:
- Сначала точно опишите объект, например укажите программу, произведение, патент или свидетельство.
- Затем перечислите конкретные способы использования.
- Сопоставьте территорию и срок с основной лицензией.
- Если договор возмездный, согласуйте размер вознаграждения или порядок его определения.
- Кроме того, закрепите нужные правила отчетности и ограничения.
Если возмездный договор не содержит размера вознаграждения или порядка его определения и стороны прямо не установили безвозмездность, он может считаться незаключенным. Такой вывод следует из статьи 1235 ГК РФ, правила которой распространяются и на сублицензию.
Для отдельных объектов закон добавляет специальные условия. Например, статья 1489 ГК РФ требует определить товары, в отношении которых предоставляется право использовать товарный знак.
Как определить срок и территорию
Если территорию не указали, общее правило статьи 1235 ГК РФ допускает использование объекта на всей территории России. Однако сублицензия все равно не может выйти за пределы основной лицензии.
Со сроком действует похожее правило. Если стороны его не определили, договор по общему правилу считается заключенным на пять лет. Но статья 1238 ГК РФ не позволяет сублицензии действовать дольше основной лицензии.
Пример со сроком
Представим, основная лицензия действует до конца 2027 года, а сублицензию оформили до конца 2029-го. В таком случае она считается заключенной на срок действия основной лицензии.
Кроме того, если прекращается исключительное право на объект, прекращается и лицензионный договор. Как следствие, пользоваться объектом по производной сублицензии дальше нельзя без другого законного основания.
Нужна ли государственная регистрация
Это зависит от объекта. Если закон требует регистрации предоставления права использования, соответствующее правило действует и для сублицензии.
В частности, право использования товарного знака регистрируют по статье 1490 ГК РФ, а изобретения, полезной модели или промышленного образца — по статье 1369 ГК РФ. Если обязательную регистрацию не провести, предоставление права считается несостоявшимся.
А вот для программ ЭВМ и баз данных порядок другой. Даже если сам объект добровольно зарегистрирован, предоставление права по лицензионному или сублицензионному договору регистрировать не нужно. Это следует из статьи 1262 ГК РФ, что отдельно подтверждает Роспатент.
Поэтому сначала нужно определить объект, а уже затем решать вопрос с регистрацией.
Кто отвечает за действия сублицензиата
По пункту 4 статьи 1238 ГК РФ перед лицензиаром за действия сублицензиата отвечает лицензиат, если основной договор не предусматривает другой порядок.
Например, сублицензиат использовал изображение способом, которого нет в разрешенной цепочке. Тогда проблема может выйти за рамки отношений между двумя сторонами. Использование за пределами полученного права способно нарушить исключительное право правообладателя.
Кроме того, лицензиату стоит следить за сроком и объемом выданных сублицензий. Иначе действия клиента могут создать претензии уже к нему самому.
Чем сублицензия отличается от лицензии и цессии
Лицензия и сублицензия дают право использования, но находятся на разных уровнях. Цессия же решает другую задачу.
| Конструкция | Что происходит |
|---|---|
| Лицензионный договор | Правообладатель предоставляет право использования лицензиату |
| Сублицензионный договор | Лицензиат с письменного согласия лицензиара предоставляет право сублицензиату |
| Цессия | Кредитор уступает другому лицу обязательственное требование |
То есть сублицензия не делает получателя правообладателем и не передает ему исключительное право. А правила уступки требования мы отдельно объясняли в материале про цессию.
Что проверить перед подписанием
Сначала откройте основную лицензию и убедитесь, что она действует. Затем найдите письменное согласие лицензиара и сопоставьте объект, способы использования, территорию и срок.
Если сублицензия платная, отдельно проверьте условие о вознаграждении. Кроме того, для товарного знака или патентного объекта нужно решить вопрос с государственной регистрацией.
В итоге сублицензионный договор работает только внутри прав, которые уже получил лицензиат. Чем точнее стороны сверят исходную лицензию, согласие и новый договор, тем меньше риск выйти за границы законного использования.